주로스앤젤레스 대한민국 총영사관

지적재산권 보호와 수익창출방법 세미나 주요 내용

LA 총영사관과 SoCal K-Group가 공동으로 주최하여 스타트업 전문 변호사를 초청하여 Webinar 형식으로 6월 25일 금요일 저녁 8시반부터 진행됨.

이번 Webinar의 주제는 ‘How to Protect & Monetize Your IP’ <지적재산권 보호와 수익창출방법>으로 사업을 하시거나 창의적인 작업과 개발을 하시면서 지적재산 관리를 어떻게 하면 좋을지, 관련 법규는 어떻게 되고 어떻게 지켜낼 수 있는지에 대해 소개함.

연사 : 성기원 변호사

- 현재: 한국기업의 미국진출과 미국기업들과의 크로스보더 거래 및 소송 자문 변호사

- 경력: 한국 자동차 관련 대기업의 법무 총괄 / 한국 및 미국 소송전문 로펌 근무 

세미나 영상 링크 :(https://youtu.be/0HGBctLprTk)

세미나 주요 내용 요약입니다

IP는 무엇인가?

인간의 창조적 활동 또는 경험 등을 통해 창출하거나 발견한 지식∙정보∙기술이나 표현, 표시 그밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 지적창작물에 부여된 재산에 관한 권리

IP의 종류는?

- 독특한 로고 디자인 - 제조/생산 방법 - 영업비밀로서의 화학식 (Ex. Coca-Cola 제조법);or ▪ 특허출원 또는 신제품 출시 국가 리스트 (혹은 국가별 출시일자) 등

Patent (특허)

- 발명을 배타적, 독점적으로 이용할 수 있는 권리

- 특허는 일반적으로 명세서와 하나 이상의 청구항으로 구성 ▪ 명세서에는 공개된 발명의 제작과 사용 방법을 자세히 설명하는 서술과 도면을 포함되며, 보통 실사례(embodiments)라고 부르는 하나 이상의 발명의 예시가 포함

- 명세서 맨 마지막에 기재되는 청구항은 발명인이 청구한 발명의 경계(또는 범위)를정의하는 일련의 제한(구성요소라고도 함)을 포함

- 특허침해가 성립하려면, 문제된 장치나 프로세스가 반드시 청구항에서 정의한 범위 내에 있어야 함

특허 등록 과정

Step 1: 선행 기술/특허 조사 (2~4 weeks)

Step 2: 출원서 작성 준비 및 제출 (3~6 weeks)

Step 3: USPTO 1차 Office Action (usually 12~18 months) (급행심사 신청시 3~6 months)

Step 4: USPTO 1차 Office Action 대응 준비 및 답변서 제출 (1~3 months)

Step 5: USPTO 2차 Office Action (usually 3~4 months)

Step 6: 특허 등록 or 거절 IP Category (2)

Trademark (상표)

- 상품을 표시하는 것으로서 생산∙제조∙가공 또는 판매업자가 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시키기 위하여 사용하는 기호∙문자∙도형 또는 그 결합

- "반드시 상표가 미국에 연방등록되어 있어야만 법적인 보호를 받을 수 있는가?"

- NO, HOWEVER, it is highly recommended!

상표권 등록의 장점

- 등록된 물건 또는 서비스와 관련하여, (미국) 전국적으로 상표에 대한 소유권 및 배타적인 상표 사용에 대한 법적 추정 (주 상표등록은 해당 주의 경계 안에서만 권리를 보호받을 수 있고, 보통법 상의 권리는 상표를 사용하는 해당 지역에만 국한하여 권리를 보호받을 수 있음)

- 미국 특허상표청(USPTO)의 온라인 데이터베이스에 등록 가능

- 미국 관세청(U.S. Customs and Border Protection)에 등록되어 외국으로부터의 상표침해 상품의 수입 저지

- 연방 등록 기호 “®” 사용 가능

- 연방법원에 상표권과 관련된 조치 가능

- 해외에서의 상표등록을 위한 근거로써 미국 연방 상표등록의 기록을 활용 가능 

상표권 등록 과정

Step 1: 연방 상표등록이 가능한 물건 또는 서비스인지 여부 확인 및 등록할 상표의 유형 결정(1 week)

Step 2: 선행 출원/등록 유사상표 검색 (1 week) (※ 미등록 상표의 존재?)

Step 3: 상표출원서 온라인 작성 및 제출 (1 week)

Step 4: USPTO 1차 Office Action (usually 3~4 months)

Step 5: USPTO 1차 Office Action 대응 준비 및 답변서 제출 (1 month)

Step 6: 공개 이의접수 (Publication) (1 month)

Step 7: 상표 등록 (3~4 months)

Copyright (저작권)

- 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물인 저작물에 대한 배타적∙독점적 권리

- "반드시 저작권이 등록되어 있어야만 법적인 보호를 받을 수 있는가?"

- NO (저작권의 대상이 되는 작품은 유형적인 표현 매체에 고정되는 순간 보호를 받기 때문)

- HOWEVER, it is also recommended!!

저작권 등록의 장점

- 저작권을 등록함으로 인하여 저작권자가 미국 연방법원에 저작권 침해에 대해 소송을 제기할 수 있음

- 저작물이 출판된 지 5년 이내에 등록되면, 저작권이 유효한 것으로 간주되는 유효성의 추정(presumption of validity)을 가질 수 있으며, 저작권 침해자는 확실한 증거로써 위 추정을 깨야함

- 저작물 출판 후 3개월 이내, 또는 침해에 앞서 저작권을 등록할 경우, 저작권자가 소송에서 법정 손해(statutory damages)와 변호사 비용도 청구할 수 있음

- 미국 관세청(CBP)에 저작권 등록을 기록하여 둠으로써 허가되지 않은 침해저작물이 미국으로 반입되는 것을 막을 수 있음

저작권 등록 과정

Step 1: 저작권 등록가능 저작물인지 여부 확인

Step 2: 저작권 등록 신청서 작성 (온라인 가능)

Step 3: 등록 수수료 납부

Step 4: 저작물 제출 (electronically, if available)

IP 보호 및 관리

- IP 이전 및 양도 (창업전 + 창업후)

- 비밀유지약정서(NDA) 작성의 일상화

- IP 출원 및 등록의 데드라인 확인

- 기술적 보안조치 (사이버보안, 보안문서파기 등) ▪ 퇴사자에 대한 관리

IP Monetization (IP 수익화 )

IP로 수익을 창출하는 방법으로는 크게 2가지 방법

1) 기술사업화(IP Commercialization)를 추진 or

2) 라이선싱, 소송 등을 통해 IP로 직접수익화(IP Monetization)를 추진 수익화의 유의점

- 각 지식재산권 또는 무형자산의 유형별로 보호기간과 보호되는 범위가 다양하다는 점

- 어느 특정 제품이나 서비스를 보호하는 지식재산권의 종류는 여러 가지일 수 있으며 이런 경우 중복적으로 보호받을 수 있다는 점

- 일반적인 유형 자산(부동산이나 물건 등)과 달리, 무형자산은 사용을 한다고 없어지는 것이 아닐 뿐만 아니라 무단복제가 용이하고 동시에 여러 명이 사용할 수 있다는 점 

참가 신청자들 주요 Q&A 요약

Q : IP 상표권 등록을 미국에서 했다해도 동일 IP의 한국이나 기타 다른 나라 에서의 지식재산권 보호는 어떻게 되는 건지 알고 싶습니다.

A : 미국에서의 상표권 등록이 되었다는 건 단지 미국 안에서만 적용 됩니다. 다른 나라에서는 다시 그 나라에 상표권 등록을 다시 해야만 보호 받을 수 있게 됩니다. 자신의 상표가 보호되고자 하는 나라의 상표권을 신청하시기 바랍니다.

Q : 누군가가 창업중인 내 아이디어로 이미 지식재산권 신청을 했다면, 그리 고 그게 비즈니스 파트너 혹은 누군가에 의해 도용된 내 아이디어라면 어떻게 미리 준비하고, 도용이 발생했다고 생각했을 때 대응하는 것이 최선의 방법일까요?

A : 도용이 안 되도록 초기에 방지하는 것이 최선입니다. 물리적, 기술적, 인사적 조치로 방지하시는 것이 최선의 방법입니다. 아이디어라는 것은 소재를 가리는 것이 너무도 어렵습니다. 아이디어를 외부적으로 표현하고 자신이 처음 만든 사람이라는 것을 여러 가지 방법으로 표기해 두는 것이 유리합니다.